論文の残滓

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訂正時の発明のカテゴリー変更@国内審判

昨年の最高裁判決により、プロダクトバイプロセスクレーム(PBPクレーム)の明確性について、より厳格に判断するようになりました。

また、最高裁判決に基づけば、すでに成立している多数のPBPクレームを含む特許についても、潜在的に明確性の無効理由を有することとなります。

 

その後の実務で一つ論点になっていたのが、PBPクレームを製造方法クレームに訂正できるかです。

というのも、訂正する場合、一定の訂正要件を満たす必要があり、訂正において発明のカテゴリー変更は原則として認められてきていませんでした。

ただし、PBPクレームの場合、訂正後の製造方法クレームの構成が全てクレームに記載されており、且つ事後的な判決によりプラクティスが変更されたため、カテゴリー訂正を認めてもいいのではないかと言う話がありました。

 

この点に関し、キャノンが行っていた訂正審判(訂正2016-390005)において、PBPクレームから製造方法クレームへの訂正を認めるとの審決がでました。

裁判所の判断ではなく、特許庁の判断であるため、確定的な判断ではないですが、実務上の参考にはなるかと思います。

内容については追って…。

 

www.jpo.go.jp

 

実務的な観点から言えば、そもそもPBPクレーム書いてるのに、製造方法クレームを書いてないってどういうことやねん!という感じではあるのですが…。