特許審査基準（用途発明）の改訂（その２）＠国内
先日、ブログで記載した食品用途発明の審査基準にする運用変更に関連し、
食品用途を認める審査基準の運用を開始する旨の正式なアナウンスが特許庁からありました。
新たな審査基準の運用開始は、4月中をめどということですので、遅くとも5月には審査基準が変更されそうです。
また、現状審査中の案件に関して分割しておくのも一つの手と考えていましたが、ＯＡが発行されているケースに関しては、応答せず拒絶査定が送達されるものを除き、審査が一度止まるようです。
審査係属中でＯＡ対応中のケースについては、とりあえず応答しておくのがベターで、意見書において、新たな審査基準を踏まえて反論しておくのよりベターというところでしょうか。
運用変更後、食品用途を考慮し、再度ＯＡをうってくれる可能性もあるため、食品用途を考慮し、意見書を出しておくかは悩ましいところですが…。
ＰＰＨ制度＠中国
中国において、ベンチャー系の出願の権利化を行う際に困るのは、まともに使用できる日本のような早期審査制度がないこと。
中国にも優先審査制度は存在しますが、対象がグリーン関連等かなり限定されているため、対象となる出願はかなり少ないのが現状です。
出願数が激増しており、審査官も不足気味なので仕方がないのかもしれません。
さて、そんな中国において唯一まともに使える早期審査制度がＰＰＨ制度。
ＰＰＨ制度を使えば、早ければ２−３週間で、遅くとも６ヶ月程度でＦＡを受け取れます（平均は２−３ヶ月）。
中国代理人に聞いたところ、ＰＰＨ制度は、申請時にはじかれることが多い模様。
中国では、他国に比べて特許許可を受けてる対応各国のクレームの文言と、完全一致に近い対応関係を求められ、この点ではじかれる申請が多いのではないかとのことです。
また、１回申請すると、却下されても再度の申請は認められていないとのこと。
ワンチャンスなので、申請時に慎重な検討が必要になりそうです。
なお、ＰＰＨ制度の申請に対する許可率は、5割程度のようです。
ＰＰＨ制度を利用した場合、特許許可率はおおよそ８８％（2015年1-6月集計）。
全出願の特許許可率が55.2％（2014年集計）であることを考えるとかなり高い割合です。
早期権利化が必要なケースでは、是非検討してみてください。
特許審査基準（用途発明）の改訂＠国内
日本では、食品用途は下記のように用途としては認められていません。
特許・実用新案審査基準より抜粋
第III部 第2章 第4節 特定の表現を有する請求項等についての取扱い
３．１．２（２）請求項中に用途限定があるものの、請求項に係る発明が用途発明といえない場合
例2：成分Aを添加した骨強化用ヨーグルト
(説明)確かに、「成分Aを添加した骨強化用ヨーグルト」は、骨におけるカルシウムの吸収を促進するという未知の属性の発見に基づく発明である。しかし、「成分Aを添加したヨーグルト」も「成分Aを添加した骨強化用ヨーグルト」も食品として利用されるものであるので、成分Aを添加した骨強化用ヨーグルト」が食品として新たな用途を提供するものであるとはいえない。したがって、審査官は、「骨強化用」という用途限定が請求項に係る発明を特定するための意味を有しないものとして、請求項に係る発明を認定する。なお、食品分野の技術常識を考慮すると、食品として利用されるものについては、公知の食品の新たな属性を発見したとしても、通常、公知の食品と区別できるような新たな用途を提供することはない。
ところが、最近機能性食品が話題となっており、産業界からもご要望があり、運用が変更されるようです。
議事録は出ていないため、詳細は不明ですが、大まかな内容は下記の配付資料から推定できます。
産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会 第7回 審査基準専門委員会ワーキンググループ議事要旨 | 経済産業省 特許庁
産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会 第8回 審査基準専門委員会ワーキンググループ議事要旨 | 経済産業省 特許庁
下記のように、未加工の動植物については厳しく判断し、加工品については基本的に認める方向になるようです。
資料1 食品の用途発明に関する審査基準の改訂についてより抜粋
用途限定のないものとして解釈される発明
「○○用バナナ。」、「○○用生茶葉。」、「○○用サバ。」、「○○用牛肉。」
用途限定のあるものとして解釈される発明
「○○用バナナジュース。」、「○○用茶飲料。」、「○○用魚肉ソーセージ。」、「○○用牛乳。」
４月１日に運用変更開始となりそうなので、これから出願するものについては手当をしておくのが望ましいでしょう。
また、運用開始日以降の「審査」に適用するということですので、現状係属している出願について食品用途の権利化を図りたい場合、分割出願を行っておくのがよいかもしれません。
拒絶理由通知時の応答期間の延長＠国内
特許法条約（PLT）及び商標法に関するシンガポール条約（STLT）への加入に伴い、応答期間の延長制度の運用が変更され、便利になるようです。
特許制度を例にあげると、現状は、在外者は期限延長請求書により最大３ヶ月延長できたのに対し、国内居住者は、対比実験を行う際に１ヶ月の延長ができるのみでした。
１）変更点１
運用変更後は、国内居住者、在外者共に、延長請求の理由は不要になり、１回目の延長請求で２ヶ月期限が延長されます。
在外者は、さらに２回目の延長請求で１ヶ月期限が延長され、最長３ヶ月の延長となります（商標は１ヶ月）。
機械系の出願は余りメリットがありませんが、往々にして比較実験が必要になる化学・バイオ系の出願には大きな運用変更になりそうです。
２）変更点２
応答期限後２ヶ月間であれば、延長請求が可能に。
USの延長制度と類似する制度となります。ただし、割増手数料が必要になるので、基本的には先に延長するのがよさそうです。
特許を潰す側からすれば、監視が必要な期間が少し延びることとなります。
３）留意事項
上記延長制度が適用されるのは、拒絶査定不服審判前まで。
このため、審判請求後の拒絶理由通知の応答期間中は適用されません。
延長してしまうと権利化までの期間が延びるため、余り使用したくはありませんが、出願人にとってはＯＡ時の選択肢（特に進歩性）が増えるという意味では便利な運用の変更になりそうです。
中国での分割出願の時期的要件
分割出願は、国によって可能な時期がばらばら。
散弾銃の弾のようにどんどこ分割していく出願を予定している場合、各国のプラクティスを事前に把握して、クライアントと分割の時期を調整しておく必要があるため、頭が痛い話である。
一番頭が痛いのは特許査定後に分割できない国ではあるが…。
日常的に基準としている日本での分割可能な時期はわりかしとシンプルで、下記の３通り。
１．明細書等の補正が可能な期間
２．特許査定後３０日間（審判請求後の特許査定時は不可）
３．拒絶査定後３ヶ月間
さて、中国の分割可能な時期について、中国代理人が訪問された際に聞いてみた。
原則、下記１および２を満たす必要があるとのこと。
１．（１）〜（６）のいずれか１つ
（１）出願後査定まで
（２）特許査定後２ヶ月間
（３）拒絶査定後３ヶ月間
（４）拒絶査定不服審判の係属中
（５）拒絶審決に対する不服申立期間
（６）拒絶審決に対する審決取消訴訟の係属中
２．親出願が生きてること
拒絶されても審決取消訴訟中までずっと分割できるってのはすごい。現実的な問題として、そんなところまで行きたくないが。
また、例外的に、前記「２．」を満たさない場合でも、OAで単一性欠如を指摘された際は、分割できるとのこと。
ただし、この際に、OAで指摘されたクレームと全く別のクレームにすると脱法的な行為であるため、何か指摘されるのではないかとのこと。
中国代理人もやったことがないから、実際にどうなるかはわからないとのことではあるが。
基礎出願の受託証の写しの援用＠国内移行時
国内優先権主張出願においては、基礎出願で提出した受託証の写しを援用することで提出書類を省略できる（特許法施行規則第十条）。
国際出願した場合、国内移行時に提出することが望ましいので（OAで指摘されてから提出するという代理人として恥ずかしい方法も可能）援用しようと思ったが、どの書類で援用したらいいのか、特許庁のホームページにも記載なし。
まさか物件提出書で援用しろってことはないよなあ…と思い国内書面で援用できるかを問い合わせ。
折り返し電話しますとのことで、こんな手続きするやつは少ないのか…。
結果としては、国内書面で援用可とのこと。
Q.
基礎出願後、受託証の写しを物件提出した。基礎出願に対し優先権を主張し、国際出願した。
国内移行時に、基礎出願で提出した受託証の写しを援用する場合、受託証の写しの提出およびその援用はどの書類で行ったらよいのか。例えば、国内書面での援用は可能なのか。
A.
国内書面において、受託証の写しを援用してください。
基礎出願の新規性喪失の例外の証明書の援用＠国内移行時
国内優先権主張出願においては、基礎出願時に提出した新規性喪失の例外証明書を援用することで提出書類を省略できる（特許法施行規則第十条）。
証明書自体は、国内処理基準時の属する日後３０日以内に提出する新規性喪失の例外適用申請書において援用できるため、手続的にはこれをぺらっと出せば問題ない。
ただし、例外適用申請書は、ＰＣＴ出願時に「不利にならない開示又は新規性の喪失の例外に関する申立て」を行えば提出を省略できる。
じゃあ、例外適用申請書を省略して、国内書面で援用できないのかなと思って特許庁に問い合わせしてみた。
結果としては、国内書面での援用は不可で、例外適用申請書を省略する場合は、新規性喪失の例外証明書提出書を出さないといけないとのこと。
もっと簡便にしてくれれば良いのに…。
Q.
新規性喪失の例外の適用を申請し、基礎出願を行い、新規性喪失の例外証明書を提出した。
基礎出願に対し優先権を主張し、不利にならない開示又は新規性の喪失の例外に関する申立てを行い、国際出願した。
国際出願の場合、新規性喪失の例外の適用を受けるためには、国内処理基準時の属する日後３０日以内にその旨と証明書とを提出する必要がある。
他方、国内移行時に、基礎出願で提出した証明書を援用する場合、新規性喪失の例外適用申請書の提出物件の目録において、証明書を援用できることとなっている。
また、不利にならない開示又は新規性の喪失の例外に関する申立てを行った場合、例外適用申請書の提出は省略できる。
この場合、証明書の提出およびその援用はどの書類で行ったらよいのか。例えば、国内書面で援用することは可能なのか。
A.
新規性喪失の例外証明書提出書において証明書を援用し、提出書を提出してください。
